申請專利應考慮確定專利權利要求範圍   評上海歐亞公司訴常熟東南公司專利侵權案       中國知識產權報 2006-01-27

案情回放

傁傁1995年8月24日，原告上海歐亞合成材料有限公司申請了名稱為「酚醛塑料磨輥粉碎工藝」的發明專利，1999年7月30日獲得該發明專利權，授權公告日為1999年9月1日。該專利現為有效專利。該專利的獨立權利要求是：一種酚醛塑料磨輥粉碎工藝，以酚醛塑料為原料按以下加工步驟加工：（1）將酚醛塑料經熱機輥後成片；（2）將上述片物料進行破碎。其特徵在於將經過（1）及（2）步驟處理後的物料進入相向速差轉動磨輥粉碎，相向速差轉動磨輥的快輥輪（1）、慢輥輪（2）的二輥輪直徑相同，二輪中心距為D＋0.3∼0.65毫米齒形相同均為7度∼8度的螺旋線齒，二快輥的齒數為每一英吋10個齒即Z＝10，快輥輪（1）與慢輥輪（2）採用齒輪鋒對齒鋒安裝，快輥輪，慢輥輪的速度V＝2.5�G1。原告起訴被告常熟東南塑料有限公司專利侵權。

傁傁法院認為，由於原告專利將生產工藝中的設備結構作為其工藝與現有技術的區別特徵而對權利要求予以限定的，根據專利侵權判定的全面覆蓋的一般原則，只要被控產品未全面覆蓋專利的獨立權利要求時，也即二者之間存在區別時就不構成專利侵權。因此被告酚醛模塑料的生產工藝中缺少原告專利權利要求中所具備的快、慢輥輪距、螺旋線齒、齒數、快、慢輥安裝方式和速比均不相同，所以不構成專利侵權。法院判決駁回原告的訴訟請求。原告不服提起上訴，二審經審理駁回上訴維持原判。

法官點評

傁傁原告主張以等同原則確定保護範圍是否適用本案？

傁傁經對比被控生產工藝與原告專利存在明顯多項不同之處，且不說整個工藝（因被告強調是其商業秘密故不詳細對比分析）就存在不同外，就是原告極力主張的液壓磨粉機（其也是專利中與現有技術的區別特徵）也存在以下區別：包括二輥輪中心距、螺旋線齒、二快慢輥的齒數、快輥輪與慢輥輪的安裝方式、快輥輪與慢輥輪的速度均不相同。

傁傁由於原告專利將生產工藝中的設備結構作為其工藝與現有技術的區別特徵而對權利要求予以確定的，根據專利侵權判定的全面覆蓋的一般原則，只要被控產品未全面覆蓋專利的獨立權利要求時，也即二者之間存在區別時就不構成專利侵權。

傁傁那麼，為充分保護專利權人的權利，司法實踐中在專利侵權判定中存在等同判定原則，其適用一般認為判斷專利和被控產品或工藝的客體和各個技術要素是否以基本上相同的方式，實現基本上相同的功能，產生基本上相同的效果。但同時對發明的性質、創造性的高低、難易等對是否適用等用原則具有決定意義，對開拓性的發明可能性大，而對組合性發明則要低些。本案則屬於組合發明，即在現有技術基礎上進行組合，也即在原酚醛模塑料生產工藝中將粉碎機更換成糧食行業中所普遍使用的液壓磨粉機，按原告專利申請文件及說明書中解釋是在原磨粉機基礎上經過改進的，也即目前所取得專利的特徵部分。在專利分類中還有一種可稱之為應用發明的，也就是公知方法或者公知設備用於某種新目的，或者公知技術轉用於其他方面產生了預料不到的技術效果的情況。但對用在糧食行業早已普遍使用的磨粉機用於其他行業（如塑料行業）也早已廣泛運用，被告提交的證據日本專利公報（特開昭57－151305）即公開了「一種熱固性合成樹脂模塑料的粉碎方法」的發明專利方法，公開日是1982年9月18日，其說明書中即明確該發明所用的就是輥式磨粉機。而無錫糧食機械廠技術開發公司所加工生產地「液壓磨粉機」正規名稱應為「輥式磨粉機」。所以將磨粉機用於塑料加工不是新發明，只是針對所加工塑料的材質和其產品的要求所選擇的一種加工方法，也就是原告強調的降低過粉碎現象而根據糧食加工行業中現有技術參數選擇設計的一種，而糧食加工行業對被加工原料和加工要求具有各種數值，特別是對二輥輪的安裝方式有4種，即鋒對鋒、鈍對鈍、鈍對鋒、鋒對鈍，原告專利所採用的是鋒對鋒，被告採用的是鋒對鈍，並且其他數值也是加工方為被告提供的，根據需方（被告）加工要求而在現有參數中選擇的一種，如果按原告主張適用等同判斷的話，意味著糧食加工行業的所有數據的磨粉機均是其保護範圍，因為被告的也僅是其中的一種。如果按此同理，原告的專利也是其中的一種，是否其就不存在創造性而屬現有技術呢？其實就原告專利的技術方案而言，被告的工藝設備中的磨粉機參數也是一完整技術方案，均是糧食加工行業早已廣泛使用的眾多組合中的一種，依等同判斷等同物應當是具體技術特徵之間的彼此替換，而不是完整技術方案之間的彼此替換。所以應嚴格依原告的權利要求確定的保護範圍與被控工藝設備進行特徵對比，不應適用等同原則。

傁傁雖然等同原則從目的上是為了使得審判人員能夠行使一定的衡平職權，但它不能被法院用作大規模改寫權利要求的工具，權利要求中的每一個限制條件都是實質性的和重要的，權利人要指控別人侵權，就必須在別人的方案中找到自己發明的所有限制條件。所以我們不能在進行侵權判斷的時候，不能在等同原則的名義下，忽略權利要求中的某些有意義的限制條件，因為社會公眾依賴這些限制條件來避免侵權。我們在考慮權利人的同時，同樣更應該考慮其他社會公眾的可能的選擇。等同原則模糊了侵權活動與非侵權活動的界限，導致了一定的不確定區域。在權利人與社會公眾之間進行選擇，應當讓本來有機會避免這一不確定性的權利人來承擔更合適，所以非重大發明應嚴格限定適用等同原則，而不是任意擴大。

傁傁本案對專利申請有一些啟示。專利中有一種情況屬於轉用途發明，或者叫應用發明，是指將公知產品的新用途，公知方法或者公知設備用於某種新目的，或者公知技術轉用於其他方面，產生了預料不到的技術效果的也應認為該發明具有創造性。這種情況下如要申請專利，則應在申請時正確劃定其專利的保護範圍，也就是在撰寫權利要求時應考慮到今後的專利保護問題。

傁傁因原告專利權利要求將輥式磨粉機的結構作為其生產工藝的工藝步驟，從而將其保護範圍限定在最小的範圍，也因為其發明高度僅是對磨粉機的簡單替換，這種替換普遍技術人員無需經創造性勞動均會想到，正因為其限定了其保護範圍，確定了具體數值，才獲得授權，否則其發明將難以授權。從某種意義上說這樣的專利只是形式上的專利，實質上沒有意義。（姚兵兵）