| 再生墨盒是否構成專利侵權？ 中國知識產權報 2006-05-22 |
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佳能公司生產銷售BCI-3e噴墨墨盒。中國境內某企業於世界範圍內收集這些墨水用盡的墨盒，將這些墨盒重新灌墨製成再生墨盒，並出口到日本，由RA公司（即Recycle·Assist公司）銷售。
2004年4月，佳能公司以RA公司進口、銷售的再生墨盒侵犯其JP 3278410號日本專利為由提起訴訟。一審法院判決被控侵權物不構成專利侵權，佳能公司不服一審判決，向日本知識產權高等法院提出上訴。日本知識產權高等法院判決RA公司侵犯了佳能的專利權。RA公司不服二審判決，現上訴至日本最高法院。
本文內容根據會議發言整理，相關言論只代表專家本人觀點。
在佳能公司與RA公司關於專利侵權的這起案例中，凸現的問題不僅關係到該案件的雙方當事人，同時涉及到修理、再生行業以及與接口技術、兼容技術相關的大批企業。在「中國製造」日益普及的今天，中國製造的產品正在越來越多地遭受到國外企業的知識產權挑戰。對此案件的研討與關注將對我國應對國外知識產權糾紛起到一定的借鑒意義。
鑒於此，國家知識產權局知識產權發展研究中心和國內耗材行業龍頭企業——珠海天威飛馬打印耗材有限公司，於2006年4月28日在北京聯合組織了國內外專家學者進行研討。在討論會上，近30名與會者紛紛發表了自己的意見或者看法，現將部分發言整理如下：
段淑華（珠海智專專利商標代理有限公司）：
本案的案情背景大致是：國內某企業出口再生品墨盒給日本RA公司，佳能公司認為該再生墨盒侵犯了其JP 3278410號專利，該專利獨立權利要求有兩個，一個是產品權利要求1，一個是方法權利要求10。產品權利要求的主要技術特徵為要素H與K，要素H為「所述壓接部界面的毛管力比第1及第2負壓發生構件的毛管力高」；要素K為「向負壓發生構件收納室填充無論墨盒如何放置整個壓接部界面可以保持一定量的液體」。
一審法院認為灌墨不屬於新的生產，專利權用盡，權利人不能主張權利。
二審高等法院另立了新的標準，形式上細分了一下，專利權不用盡有兩種類型。第一種，專利產品壽命終結後再使用它，屬於專利權不用盡；第二種，更換或者修理專利產品的本質部分，使它再延續它的生命，這屬於專利權不用盡。本案承認墨盒仍然有使用壽命，法院認為本案屬於第二種專利權不用盡的類型，即「修理或更換了本質部分」，即再灌墨恢復了要素H和K。
張平（北京大學教授）：
二審法院做了一個有利於專利權人的判決，這對其整個國家是有利的。我們認為，本來專利法就是給權利人一定限制，現在拉回去了，這與國際規則和潮流相悖。
從法律執行的效果來看，法院的判決是不利於環境保護的，鼓勵壟斷的。這將涉及接口技術，通用的零部件等，最終也影響到消費者的利益，影響公平的競爭。
程永順（原北京市高級人民法院法官）：
權利用盡與修理再造在中國十幾年前就有人提出來，構成侵權與否，我覺得這個問題一直在變化，而這個變化跟立法的變化，經濟發展的變化，對權利人保護和公眾利益保護都有關係。只有認真研究國情、歷史，變化的過程才可以明確，而不能僅憑一個判例而下結論。
具體說到案子裡反映的問題，日本法院提出的這個問題跟中國的觀點不一樣，日本講等同的時候只有本質部分的替換才構成。我國在最高法院2001年研究司法解釋的時候對等同做了解釋，草案當中就談到了對本質部分替換才構成等同，但是最後正文取消了此點。我個人覺得把這個案子本身落腳點落在由於把墨水灌裝了，K、H特徵就再現了，如果我是法官，我是不會這麼判的，這樣從國際標準來看依據不足，另外有時也不能自圓其說。
建議RA公司的律師仔細研究日本的法律，多借鑒美國的經驗。
陶鑫良（上海大學教授）：
第一點，在日本法律現有構架下，專利權不用盡的第二類標準有沒有法律依據？如果沒有法律依據的話，本案中日本法院為了日本企業利益而杜撰了新的法律標準。法院只能發現法律不能創造法律。沒有法律上的依據和事實根據，不能禁止他人再生使用。
第二點，再生並不影響專利權人的市場份額。產品市場是分層的，在再生品與純正品存在明顯標誌及區分的情況下，從理性上說不會影響佳能公司的市場。
張廣良（北京市第一中級人民法院法官）：
本案被告沒有實施製造行為，使用的墨盒是合法受讓來的，所以說再生墨盒侵權是值得探討的。本案通過核心部件的替換來認定侵權，這種從技術構思角度來確定專利權保護範圍的做法，是早已被專利法所拋棄的思維。
現在專利法要求專利權利要求有公示作用，所有寫入權利要求的內容按我們國家來講，是一個必要技術特徵。我們認為，任何部分都是關鍵部分。所以判定是否侵權的時候，一個權利要求的任何要件都是同樣重要的。
劉海旗（北京市第一中級人民法院法官）：
如果重新灌墨的方法落入方法專利權利要求的保護範圍，簡單用權利用盡排除不是很好。從日本東京法院判決看，再生品進入市場之後實際上對原權利人的預期利益產生很大影響，這種做法是不正當競爭，而不是簡單侵犯專利。
我個人觀點就是：日本高等法院判決寫得很精彩，但是論證錯了。
張玉敏（西南政法大學教授）：
對於這樣一些高科技的產品零配件的耗材部分，類似本案認定再造行為的話，我想後果肯定強化了壟斷，對自由競爭、促進產業的發展肯定不利，什麼都控制在權利人手裡，其他企業要搞都得經過權利人批准，拿錢買。結合本案，從整體利益平衡的角度來考慮的話，認定RA公司侵權，似乎不合理，有太過於偏向權利人的嫌疑。
張耕（西南政法大學教授）：
本案中對再生墨盒的處理應該是合法的修理行為，並非替換或者再造行為。這個結論應結合權利要件H和K來理解。該兩者一個是結構性特徵，另一個是功能性特徵，K特徵是H特徵的一個必然產生的技術效果，也就是沒有K特徵只要H特徵即可，只要具有H要件就可保護專利權人利益，H要件是最實質性的。具體到本案而言，就是因為本案被訴人的行為僅僅是灌注墨水，不是對海綿體完整的更換，也不是再造，不應該認定侵權。單純從這個角度來講，根據專利權權利用盡原則，專利權人控制不應涉及填充墨水的行為。
另外，從市場競爭、鼓勵創新這個角度來看，如果說不允許一定程度的修理，不允許循環使用，對專利權人壟斷是不是保護過高？
王澄（國家知識產權局）：
首先，二審判決對權利人的市場份額有一個保護其壟斷的嫌疑。
其次，目前國外的環保一直在加強，這種產品已經在回收，專利權人預料到將來其產品被回收利用，應採用其他方式防止別人再次利用而沒有做，卻讓第三方來承擔其市場份額方面的損失或風險這是不合理的。
還有，這個產品使用完了作為一個物品，除了完全破壞之外，唯一的用途就是灌裝後再使用，不會再有其他的用處了，這是誘導第三方灌墨再生，這種誘導也是不正當的競爭手段。
閻文軍（中國社會科學院知識產權博士，山東省高級人民法院法官）：
此案二審導致對再生業者不利判決結果的原因在於兩個方面：一是二審法院認為對發明的本質部分的部件的全部或部分進行加工或者更換，不是可允許的修理行為，專利權沒有用盡；二是法院認為技術特徵H和K屬於專利發明的本質部分。
關於第一個方面，我們不能說法院將發明分為本質部分和非本質部分不對，而只能說法院將對本質部分的加工更換認定為再造沒有法律依據。對發明的本質部分的部件的全部或部分進行加工或者更換屬於再造，是本案中具有創新性的觀點，也是最有可能被最高法院推翻的。從這種提法來說，以前是沒有的，日本沒有，其他國家也沒有。
關於第二個方面，也就是如何認定專利本質部分。權利要求K是用方法界定的技術特徵。對於以方法界定的技術特徵，日本在專利審查和審判中都是承認的。方法類技術特徵是可以成為發明的本質部分的。但就本案而言，這一技術特徵實質上就是加入適量的墨水。專利的本質部分應當是體現技術思想的部分，本案中的技術特徵H已經反應了該專利的技術構思，技術特徵K只是在技術特徵H已經具體的情況下所必然實施的行為，不應當將技術特徵K認定為專利本質部分。
STEPHEN B． JUDLOWE（美國Morgan𡊨 Lewis ＆ Bockius LLP律師事務所合夥人律師）：
在美國法律裡面，本質部分這一概念一直是被拒絕的。美國最高法院關於本質部分在替換和修理中的作用有一個論斷，就是說，無論這個部分在這個發明裡面是多麼的重要，在區分修理或替換當中不會起任何作用。
其實規定哪個是本質部分哪個是非本質部分沒有意義。美國150年的案例均沒有改過：實質部分在區分修理和替換上沒有任何意義。
本案從技術上說，用兩個海綿做成一個表面張力不同的界面來防止漏墨是一個發明。但是，再生者做的事情是把以前的墨盒清洗一下，再灌入新的墨水，這並不是重複他的發明。按照美國的法律講，清洗然後再做修理，修理任何部分，清洗一個產品的任何部分都應該是不侵權的行為。日本上訴法庭故意創造出這麼一個關於本質部分的法律來，故意保護它的本國公司，保護它本國公司在本國市場的利益，不是合理地運用了法律，可以說，法院創造出一個新的法律概念是動機不純。
佳能公司很可能想在日本把案子打贏樹立起一個案例，然後把這個案例蔓延到其它國家。從美國的法律上來講這個案子非常偏向修理。因為美國法律認為，對於一個專利權人賣出的且沒有受任何限制的產品，購買者及其受讓人應該享受這個產品所有經濟上的利益。
在美國，有一個關於激光打印機硒鼓案子，與該案相似。從法官到陪審團，大家都認為是修理。
張長興（原國家知識產權局專利局審查協作中心主任）：
二審法院的出發點是回收墨盒搶佔了佳能新墨盒的市場。專利權用盡意思是什麼呢？當它功能全部喪失以後東西不能用了。你把他灌了墨之後，所有的技術特徵全部激活，這就是它的最根本的立論，這樣就侵犯專利權了，這種情況下你以盈利為目的，不適合權利用盡。「修理」目的是什麼，如果修理的目的是產業上的盈利，這個是不是與日本的「修理」一個含義？
丁英烈（永新專利商標代理有限公司）：
我覺得不管是在日本還是在中國，這個案子對RA公司及再生者都有相當不利的一方面，我們客觀看，如果鼓勵再生品與純正品競爭將斷送專利權人獨佔利益的安全。再生品包括了原權利要求所有的技術特徵，侵權無疑。日本最近有兩個非常強烈的社會呼籲，一是認為無效的比例相當高，二是認為判定不侵權的特別多，因此社會上一種非常強烈的要求偏向保護專利權人，這是一個大環境。所以，這個案子對RA公司有很大的風險。
本次研討會，與會專家學者對於該案進行了穩健務實的交流，大家普遍認為一審法院的判決客觀公正，對於專利權利用盡的理解和把握全面深入，符合國際規則及潮流。
由於修理與再造在我國屬於法律的邊緣問題，儘管十幾年前就有人提出來，但至今還沒有可供參考的案例，更沒有從各個層次不同方面對該問題進行系統的探討，因此，本次研討會是十幾年前相關討論的繼續，希望引發在該問題上的進一步思考。 |
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